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  Nichtigkeitsklage im Zusammenhang mit Lizenzverträgen über Gewindeschneidapparate - Persönlicher Anwendungsbereich einer auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützten Klage - Erhebung derartiger Klagen als unzulässige Rechtsausübung auch im Falle einer nicht getroffenen ...

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Papierfundstellen

• GRUR 1971, 243
• GRUR Int. 1969, 31

Wird zitiert von ... (16)Neu Zitiert selbst (7)

• BGH, 14.07.1964 - Ia ZR 195/63

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Das ist hier angebracht; denn bei Verneinung der zwischen den Parteien umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die sonst durchzuführende umfangreiche und kostspielige Beweisaufnahme zur Klärung der technischen Streitpunkte unterbleiben (vgl. BGH GRUR 1965, 135 - Vanal-Patent).

  Zu diesen vom Gericht zu berücksichtigenden Umständen gehören - ihre kartellrechtliche Zulässigkeit vorausgesetzt - Abreden, durch die sich der Kläger verpflichtet hat, das Schutzrecht nicht anzugreifen (BGHZ 10, 22; BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; st. Rspr.).

  Jedoch können nicht nur ausdrückliche vertragliche Abreden der einen Vertragspartei die Verpflichtung auferlegen, Patente ihres Vertragspartners nicht mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen; vielmehr kann auch ohne vertragliche Nichtangriffsabrede die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn sich aus den vertraglichen Beziehungen ergibt, daß der Angriff auf das Patent gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstößt (§ 242 BGB, vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178; 1965, 135, 137,- je mit weit. Nachw.).

  Denn oft wird durch Abkommen, die die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz zum Gegenstand haben, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Vertragschließenden eingeleitet, die eine besondere Rücksichtnahme der Beteiligten auf die gegenseitigen Interessen erfordert; oder die vertraglichen Beziehungen erhalten gar einen gesellschaftsähnlichen Charakter, woraus sich ebenfalls die Pflicht der Vertragspartner ergibt, alles zu unterlassen, was den Interessen des anderen Vertragsteiles zu schaden geeignet ist (BGH GRUR 1957, 482, 483; 1958, 177, 178; 1965, 135, 137).

  Gewiß mag es Fälle geben, in denen Friedens- und Nichtangriffspflichten der Parteien über die Vertragsbeendigung hinaus bestehen bleiben; im Regelfalle endet indes die Nichtangriffsverpflichtung mit dem Lizenzverträge (BGH GRUR 1956, 264, 265 - Wendemanschette; GRUR 1965, 135, 137).

• BGH, 20.05.1953 - I ZR 52/52

  Nichtangriffsabrede im Patentnichtigkeitsverfahren

  Auszug aus BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Es ist davon auszugehen, daß eine auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützte Nichtigkeitsklage (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG) grundsätzlich von jedermann erhoben werden kann, ohne daß es des Nachweises eines berechtigten eigenen Interesses des Klägers an der Vernichtung des angegriffenen Patents bedarf (BGHZ 10, 22, 24 [BGH 20.05.1953 - I ZR 52/52]; BGH GRUR 1955, 476, 477).

  Daraus folgt, daß der Beklagte dem Kläger Einwendungen aus den vertraglichen Beziehungen der Parteien und aus der Person des Klägers entgegenhalten kann (BGHZ 10, 22, 24) [BGH 20.05.1953 - I ZR 52/52].

  Zu diesen vom Gericht zu berücksichtigenden Umständen gehören - ihre kartellrechtliche Zulässigkeit vorausgesetzt - Abreden, durch die sich der Kläger verpflichtet hat, das Schutzrecht nicht anzugreifen (BGHZ 10, 22; BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; st. Rspr.).

• BGH, 15.10.1957 - I ZR 99/54

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Zu diesen vom Gericht zu berücksichtigenden Umständen gehören - ihre kartellrechtliche Zulässigkeit vorausgesetzt - Abreden, durch die sich der Kläger verpflichtet hat, das Schutzrecht nicht anzugreifen (BGHZ 10, 22; BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; st. Rspr.).

  Jedoch können nicht nur ausdrückliche vertragliche Abreden der einen Vertragspartei die Verpflichtung auferlegen, Patente ihres Vertragspartners nicht mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen; vielmehr kann auch ohne vertragliche Nichtangriffsabrede die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn sich aus den vertraglichen Beziehungen ergibt, daß der Angriff auf das Patent gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstößt (§ 242 BGB, vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178; 1965, 135, 137,- je mit weit. Nachw.).

  Denn oft wird durch Abkommen, die die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz zum Gegenstand haben, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Vertragschließenden eingeleitet, die eine besondere Rücksichtnahme der Beteiligten auf die gegenseitigen Interessen erfordert; oder die vertraglichen Beziehungen erhalten gar einen gesellschaftsähnlichen Charakter, woraus sich ebenfalls die Pflicht der Vertragspartner ergibt, alles zu unterlassen, was den Interessen des anderen Vertragsteiles zu schaden geeignet ist (BGH GRUR 1957, 482, 483; 1958, 177, 178; 1965, 135, 137).

 
• BGH, 29.01.1957 - I ZR 84/55

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Es ist indes auch Lizenznehmern nicht schlechthin verwehrt, die Nichtigerklärung des Patents, an dem ihnen die Lizenz eingeräumt worden ist, zu betreiben, und zwar unter Umständen sogar auch dann nicht, wenn es sich um eine ausschließliche Lizenz handelt (RGZ 101, 235, 237; vgl. auch BGH GRUR 1957, 482, 483 - Chenillefäden; PA MittDPatAnw 1960, 77), wenn auch gerade in diesem letzteren Falle die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbotes vielfach geboten sein wird.

  Denn oft wird durch Abkommen, die die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz zum Gegenstand haben, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Vertragschließenden eingeleitet, die eine besondere Rücksichtnahme der Beteiligten auf die gegenseitigen Interessen erfordert; oder die vertraglichen Beziehungen erhalten gar einen gesellschaftsähnlichen Charakter, woraus sich ebenfalls die Pflicht der Vertragspartner ergibt, alles zu unterlassen, was den Interessen des anderen Vertragsteiles zu schaden geeignet ist (BGH GRUR 1957, 482, 483; 1958, 177, 178; 1965, 135, 137).

• BGH, 15.04.1955 - I ZR 33/54

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Es ist davon auszugehen, daß eine auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützte Nichtigkeitsklage (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG) grundsätzlich von jedermann erhoben werden kann, ohne daß es des Nachweises eines berechtigten eigenen Interesses des Klägers an der Vernichtung des angegriffenen Patents bedarf (BGHZ 10, 22, 24 [BGH 20.05.1953 - I ZR 52/52]; BGH GRUR 1955, 476, 477).
• BGH, 02.03.1956 - I ZR 187/54

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Gewiß mag es Fälle geben, in denen Friedens- und Nichtangriffspflichten der Parteien über die Vertragsbeendigung hinaus bestehen bleiben; im Regelfalle endet indes die Nichtangriffsverpflichtung mit dem Lizenzverträge (BGH GRUR 1956, 264, 265 - Wendemanschette; GRUR 1965, 135, 137).
• RG, 22.01.1921 - I 240/20

  Lizenzvertrag

  Auszug aus BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Es ist indes auch Lizenznehmern nicht schlechthin verwehrt, die Nichtigerklärung des Patents, an dem ihnen die Lizenz eingeräumt worden ist, zu betreiben, und zwar unter Umständen sogar auch dann nicht, wenn es sich um eine ausschließliche Lizenz handelt (RGZ 101, 235, 237; vgl. auch BGH GRUR 1957, 482, 483 - Chenillefäden; PA MittDPatAnw 1960, 77), wenn auch gerade in diesem letzteren Falle die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbotes vielfach geboten sein wird.

• BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Patentnichtigkeitsklage des Arbeitgebers gegen ein an einen Arbeitnehmer …

  Das ist hier angebracht; denn bei Verneinung der zwischen den Parteien umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die sonst durchzuführende umfangreiche und kostspielige Beweisaufnahme zur Klärung der technischen Standpunkte unterbleiben (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen - unter Hinweis auf BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent).

  Auch kann die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn sich aus den Beziehungen zwischen den Parteien ergibt, daß der Angriff auf das Patent gegen Treu und Glauben verstößt (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen - m.w.N.).

  a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).

• BGH, 02.06.1987 - X ZR 97/86

  Entwässerungsanlage; Rechte eines Arbeitnehmer-Erfinders nach Beendigung des …

  Eine auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützte Nichtigkeitsklage (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1968 bzw. §§ 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1 PatG 1981) kann zwar von jedermann erhoben werden; es ist jedoch anerkannt, daß die Zulässigkeit einer solchen Klage dort ihre Grenze findet, wo sich aus der Person des Klägers oder aus den Beziehungen der Parteien zueinander besondere Umstände ergeben, welche die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens gerade zwischen diesen Parteien und unter den besonderen Umständen dieses Falles als anstößig oder jedenfalls den auch im Prozeßrecht zu beachtenden Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechend erscheinen lassen (…BGH, Urt. v. 10.1.1963 - Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher; Urt. v. 30.11.1967 - Ia ZR 93/65, GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen).
• BGH, 19.11.2020 - I ZR 27/19

  Nichtangriffsabrede

  (3) Auch im Patentrecht sind Nichtangriffsabreden grundsätzlich beachtlich, soweit das Kartellrecht ihnen nicht entgegensteht (vgl. BGH…, Urteil vom 20. Mai 1952 - I ZR 52/52, BGHZ 10, 22, 23 bis 30 [juris Rn. 32 bis 39];… Urteil vom 18. März 1955 - I ZR 144/53, BGHZ 17, 41, 53 f. [juris Rn. 32] - Kokillenguss; Urteil vom 15. Oktober 1957 - I ZR 99/54, GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; Urteil vom 30. November 1967 - Ia ZR 93/65, GRUR 1971, 243 [juris Rn. 25];… Beschluss vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39, 41 f. [juris Rn. 35 bis 40] - Flächenentlüftung;… BGH, GRUR 1991, 558, 560 [juris Rn. 42 bis 44] - Schaumstoffplatten; BGH…, Urteil vom 7. Oktober 2009 - Xa ZR 131/04, GRUR-RR 2010, 136 Rn. 17;… Beschluss vom 24. Januar 2011 - X ZB 33/08, GRUR 2011, 409 Rn. 11 - Deformationsfelder; BPatGE 32, 54, 56; BPatGE 36, 177, 181 bis 189; BPatG…, Beschluss vom 2. März 2016 - 2 Ni 15/14 (EP), juris Rn. 47; OLG Düsseldorf…, Urteil vom 10. September 2015 - I-15 U 124/14, juris Rn. 57, 59 und 62 f.;… Rogge/Kober-Dehm in Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 22 Rn. 33 und 39 bis 42;… Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 15 PatG Rn. 31 und § 59 PatG Rn. 37 bis 40;… Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Aufl., § 59 Rn. 59 bis 61;… Lunze in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 22 PatG Rn. 8 und § 81 PatG Rn. 14).

 
• BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  Zulässigkeit einer Patentnichtigkeitsklage aufgrund einer vertraglichen …

  »a) Zur Frage der Unzulässigkeit einer Nichtigkeitsklage bei einem die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsvertrag (Fortführung von BGH GRUR 1965, 135 - Vanal-Patent; 1971, 243 - Gewindeschneidvorrichtungen).

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Erhebung der Nichtigkeitsklage zwar auch ohn vertragliche Nichtangriffsabrede als eine unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen, z.B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB ) erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 244 f. - Gewindeschneidvorrichtungen).

  Auch das Bestehen eines Lizenzvertrages über das im Streit befangene Patent läßt die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbot vielfach geboten erscheinen, namentlich dann, wenn die vertraglichen Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter haben oder wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Parteien vereinbart ist, die eine besondere Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen.erfordert (BGH GRUR 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen).

• OLG Düsseldorf, 10.09.2015 - 15 U 124/14

  E-Loading-Automat IV

  Bei Vereinbarung einer ausschließlichen Lizenz ist ein Angriff regelmäßig unzulässig (vgl. BGH, GRUR 1971, 243 - Gewindeschneidevorrichtung;… Hauck in: Fitzner/Lutz/Bodewig, aaO, § 15 Rn. 56), wobei sich schon aus dem Inhalt der Vereinbarung eine konkludente Nichtangriffsabrede ergeben kann.

  Ein Lizenzvertrag über das im Streit befangene Patent kann daher die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbots insbesondere dann begründen, wenn die vertraglichen Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter haben oder wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Parteien vereinbart ist, die eine besondere Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen erfordert (BGH GRUR 1971, 243 - Gewindeschneidvorrichtungen; BGH, GRUR 1989, 39 - Flächenentlüftung).

• BGH, 07.10.2009 - Xa ZR 131/04

  Firmenfortführung als Voraussetzung für die Erstreckung der Haftung für früher im …

  Die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage findet dort ihre Grenze, wo sich aus der Person des Klägers oder aus den Beziehungen der Parteien zueinander besondere Umstände ergeben, welche die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens gerade zwischen diesen Parteien und unter den besonderen Umständen dieses Falles als anstößig oder jedenfalls als dem auch im Prozessrecht zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben widersprechend erscheinen lassen (…BGH, Urt. v. 2.6.1987 - X ZR 97/86, aaO; v. 30.11.1967 - la ZR 93/65, GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen; v. 10.1.1963 - Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher).
• BPatG, 29.11.2005 - 4 Ni 53/04
  Es verblieb insoweit nicht nur bei der Gewährung einer ausschließlichen Lizenz in der Form der alleinigen Lizenz, was bereits für sich betrachtet erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit der Klage des Lizenznehmers bedingt (BGH GRUR 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen;… Busse/-Keukenschrijver, a. a. O., § 81 Rdnr. 77;… Schulte, a. a. O., § 81 Rdnr. 58), sondern auch bei Resten einer, über das bloße Verhältnis zwischen Lizenzgeber und -nehmer hinausgehenden gemeinsamen Zusammenarbeit, speziell auch der Verpflichtung zur gemeinsamen Verteidigung der Schutzrechte.

  Denn nach der Regelung in Ziffer 2.3 sollte die Zusammenarbeit der Lizenzvertragsparteien nach außen hervortreten (vgl. BGH GRUR 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen).

  Bei dieser Sachlage wäre es daher geradezu abwegig anzunehmen, die Lizenznehmerin sei zur Erhebung der Nichtigkeitsklage berechtigt (vgl. BGH GRUR 1971, 243, 245 - Gewindeschneidevorrichtungen; BlPMZ 1989, 155, 156 - Flächenentlüftung; GRUR 1990, 667 - Einbettungsmasse).

• OLG Karlsruhe, 23.01.2012 - 6 U 136/11

  Gemeinschaftsrechtliches Patentrecht: Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand des …

  In Rechtsprechung (BGH GRURInt 1969, 31, 33 - Gewindeschneidapparat) und Literatur (…Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Auflage, Rz. 2044;… Groß, Der Lizenzvertrag, 10. Auflage, Rz. C 214) wird hierzu die Auffassung vertreten, bei Fehlen einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung sei der Lizenznehmer grundsätzlich nicht gehalten, einen Angriff auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts zu unterlassen.
• BPatG, 01.04.2008 - 4 Ni 8/06
  Ursprünglich bestand zwischen den Parteien ein am 7. August 2002 geschlossener "Ausschließlicher Lizenz- und Knowhow-Vertrag" und unzweifelhaft kann aus einem Lizenzvertrag - insbesondere im Zusammenhang mit der Gewährung einer ausschließlichen Lizenz - die Treuwidrigkeit einer Klage gegen das die Grundlage der Lizenz bildende Streitpatent folgen (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen; GRUR 1989, 39 - Flächenentlüftung).
• BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
  Anerkannt ist ferner, dass hierzu nicht nur ausdrückliche vertragliche Abreden zählen, sondern dass die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein kann, wenn sich aus den vertraglichen Beziehungen ergibt, dass der Angriff auf das Patent gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstößt (BGH GRUR 1971, 243, 244 -Gewindeschneidvorrichtungen; BGH GRUR 1987, 900, 901 -Entwässerungsanlage; BGH GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer;… Benkard/Rogge PatG, 10. Aufl. (2006), § 22 Rdnr. 43 ff. m. w. Nachw.).
• BPatG, 04.03.2008 - 4 Ni 9/06
• BPatG, 20.01.2005 - 2 Ni 25/03
• KG, 20.10.1995 - 5 U 4741/94

  Rechtmäßigkeit der Bewerbung eines Video-Dokumentarfilms; Anforderungen an die …
• BGH, 03.06.1976 - X ZR 86/74

  Eine Nichtangriffsverpflichtung hinsichtlich eines Patents - Voraussetzungen der …
• BPatG, 05.12.2005 - 8 W (pat) 319/03

  Zuständigkeit des technischen Beschwerdesenates für erstinstanzliche …
• BPatG, 04.09.2003 - 2 Ni 35/01